상표법 제7조 제1항 제7호에 대해 

“선출원에 의한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”는 상표법 제6조의 규정에 의한 식별력을 갖추고 있다고 하더라도 상표등록을 받을 수 없다는 규정입니다.

출원상표에 대한 의견제출통지에서 [거절이유]로 가장 흔하게 인용되는 규정 중의 하나입니다.

주로 문제가 되는 것은, 타인의 선등록상표와 [상표가 유사]하다거나 [지정상품이 유사]하다는 요건이며, 특히 [상표의 유사] 여부가 가장 흔히 인용됩니다.

[상표의 유사여부 판단기준]

상표심사기준에 따르면, 상표의 유사여부의 관찰 방법은 전체적, 객관적, 이격적 관찰을 원칙으로 하되 상표 구성 중 인상적인 부분(요부)에 대하여 중점적으로 비교하는 것으로 합니다.

상표의 유사판단은 원칙적으로 상표의 칭호, 외관, 관념 중 어느 하나가 유사하여 거래상 상품출처의 오인, 혼동의 우려가 있는 상표는 유사한 것으로 봅니다.

다만, 칭호, 외관, 관념 중 어느 하나가 유사하더라도 전체적으로 현격한 차이가 있어 거래상 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없는 때에는 그렇지 않습니다.

상표의 유사여부판단은 그 상표가 사용될 상품의 주된 수요계층과 기타 상품의 거래실정을 고려하여 평균수요자의 주의력을 기준으로 판단하여야 하며, 결합상표의 유사여부는 그 결합의 강약의 정도를 고려하여 다음과 같이 판단합니다. 다만, 상표를 이루는 각 구성부분간의 결합으로 인하여 현저하게 다른 외관, 칭호 또는 관념을 낳는 것이 명백할 때에는 그렇지 않습니다.

1. 형용사적 문자와 결합하여 구성된 상표는 원칙적으로 그 형용사적 문자가 결합하지 아니한 상표와 유사한 것으로 봅니다.

2. 2개의 어구로 결합된 상표는 원칙적으로 각각의 부분만으로 된 상표와 유사한 것으로 봅니다. 다만, 결합된 어구가 일련 불가분적으로 호칭되거나 새로운 관염을 형성할 때에는 그렇지 않습니다.

3. 긴 칭호로 인하여 현저한 어느 일부분만으로 간략하게 인식될 가능성이 있는 상표는 원칙적으로 그 현저한 어느 일부분만으로 구성된 상표와 유사한 것으로 봅니다.

4. 지정상품과의 관계에서 관용문자와 다른 문자가 결합하여 구성된 상표는 관용문자를 제외한 부분만으로 된 상표와 유사한 것으로 봅니다.

5. 상호 상표(상호의 약칭으로 된 상표를 포함)에 대해서는 상호의 일부분으로서 통상 사용하는 주식회사, 상사, 회사, CO., LTD., 사, 조합, 협동조합 등의 문자(이들의 용어를 외국어로 번역한 문자도 포함)가 상호의 요부에 해당하는 문자의 접두나 혹은 어느 부분에 구성되어 있든 간에 원칙적으로 이를 제외하고 상표의 유사여부를 판단하는 것으로 합니다. 다만, 그 판단에 있어서는 그 상호의 저명도와 거래상 적용되는 약칭의 저명도 및 어조를 감안하여 판단합니다.

6. 지리적 명칭과 업종명이 결합한 상호상표는 동일한 지리적 명칭이 결합되어 있는 때에도 업종이 다른 때에는 원칙적으로 유사하지 아니한 것으로 봅니다.

7. 지정상품과의 관계에 있어서 주지 또는 저명한 상표와 다른 문자가 결합된 상표는 원칙적으로 그 주지 또는 저명한 상표와 유사한 것으로 봅니다.

8. 기호, 문자, 도형 및 입체적 형상으로 각기 구성된 상표와 (이들과 색채를 결합한 상표를 포함) 이들을 결합한 상표간의 대비 또는 이들을 결합한 상표들 간에 대비를 할 때 유사판단은 기호, 도형 및 입체적 형상은 외관, 칭호, 관염에, 문자는 칭호와 관념에 중점을 두되 이들 표장간의 전체적 결합상태, 표장의 구성, 형태 등 전체적 외관도 부수적으로 고려하여야 합니다. 다만, 도형화된 문자 상표는 외관․칭호 및 관념을 함께 고려하여 판단합니다.

9. 한글과 외국어가 결합된 상표의 유사여부는 그중 어느 한부분과 타상표의 해당 부분과의 비교 관찰에 의하여 판단합니다.

10. 상표의 구성부분 중 식별력이 있는 부분 (작게 표시된 경우를 포함한다)과 식별력이 없는 부분(크게 표시된 경우도 포함한다)이 결합되어 있는 때에는 후자를 고려대상에서 제외하고 식별력이 있는 부분을 중점적으로 고려하여 유사여부의 판단대상으로 합니다.

참고 : [유사여부 판단에 관한 주요 판례 및 심결례]

대법원 1981. 04. 14. 선고 80후101 판결

* “피아스(PIAS)”와 “피어리스(PEERES)”는 비유사하다

국문자로 된 “피아스”와 “피어리스”도 우리 고유의 낱말이 아니라 위 영문 낱말의 우리말 발음표기에 불과하여 무슨 뜻이 있다고 할 수 없으며, 그 외관이나 칭호에 있어 “피”, “스”가 다 같이 초음과 종음으로 되었다 하여도 중간에 낀 “아”와 “어리”를 일체화하고 대비하여 보면 외관이나 칭호가 각기 판이함을 알 수 있고, 따라서 위 양 상표가 관념이나 외관 및 칭호에 있어 동일 또는 유사하다고 할 수 없고, 따라서 그 지정상품이 동일하다 하여도 거래상 혼동 오인의 우려가 있다고 볼 수도 없다고 하겠다.

그럼에도 불구하고, 앞에서 본 바와 같이 원심결이 '피' '스'가 각자 동일하고 '아'와 '어'는 발음상 비슷하니 약음으로 발성되는 '리'가 인용상표에 붙어 있다 하여도 '피아스 PIAS'와 '피어리스 PEERES'가 칭호상 서로 비슷하다고 본 데는 전체적으로 대비 관찰을 아니하고 국문자 부분을 각자 분리 대비하여 동일 또는 비슷한 점이 수적으로 많으니 양자가 유사하다는 발상에서 나온 것으로 그 부당함이 명료하며, 여기에는 상표식별에 관한 법리 오해가 있다고 아니할 수 없고, 이 점에서 논지 이유있어 파기를 면할 수 없다.

대법원 1992. 08. 18. 선고 92후551 판결

* “OTTO”와 “OTOTO”는 비유사하다

칭호를 비교하여 보더라도 본원상표는 ‘OTTO’ ...(이하, 중략)... 약칭으로서 ‘옷토’ ...(이하, 중략)... 만으로 호칭할 가능성이 없지 않으나 인용상표인 ‘OTOTO, 오토토’는 세 음절로 구성되어 있어 두 음절로 구성된 본원상표의 약칭인 ‘옷토’라는 호칭과도 유사하다고 볼 수 없으므로 일반 소비자나 거래자들에게 상품출처의 오인, 혼동을 불러일으킬 우려는 없다고 할 것이다.

대법원 1977. 09. 28. 선고 76후26 판결

* 인용상표 “부스코판(BUSCOPAN)”과 등록상표 “부스펜”은 비유사하다

호칭에 있어서도 본건 등록상표는 “부스펜”이라고 3음으로 호칭되는데 대하여 인용상표 1 및 인용상표 2는 “부스코판”이라고 4음으로 호칭되어 음의 수에 차이가 있으며, 한편 양자사이에 첫 1음, 2음이 “부스”로 발음되는 공통점이 있기는 하나 다음에 이어지는 음에 있어서는 전자는 “펜”이라는 한개의 음으로 끝나는데 대하여 후자는 “코판”이라는 두개의 음으로 끝나는 차이가 있을 뿐만 아니라, 발음에 있어서도 “펜”과 “코판”과는 판이하게 다른 것으로서...(이하, 중략)... 양자의 칭호가 유사하다고는 할 수 없으며,... (이하, 생략)...

특허심판원 1998. 01. 16. 96당670 심결

* 이 건 상표 “아라스틴(Alastine)”은 인용상표(2) “Azelastine”과 그 외관, 칭호 및 관념의 면에서 전체적, 이격적, 객관적으로 대비 관찰하여 보면 서로 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없는 유사하지 아니한 상표이다

칭호에 있어 이 건 상표는 “아라스틴”으로 호칭되고, ...(이하, 중략)... 인용상표2는 “아젤라스틴”으로 호칭되어 둘째음절에서 “젤”의 유무로 인하여 서로 다르게 청음된다 하겠고, ...(이하, 중략)... 이 건 상표는 인용상표 2와 그 외관, 칭호 및 관념의 면에서 전체적, 이격적, 객관적으로 대비관찰하여 보면 서로 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없는 유사하지 아니한 상표라고 하겠다.